プラバスタチン知財高裁大合議判決：プロダクト・バイ・プロセスクレーム

平成24年1月27日判決　平成22年（ネ）第10043号特許権侵害差止請求控訴事件
知財高裁特別部（中野哲弘裁判長，飯村敏明裁判官，塩月秀平裁判官，滝澤孝臣裁判官，東海林保裁判官）
判決全文

プロダクト・バイ・プロセスクレームに係る発明の技術的範囲について

- 「本件のように『物の発明』に係る特許請求の範囲にその物の『製造方法』が記載されている場合，当該発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。／もっとも，本件のような『物の発明』の場合，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした法１条等の趣旨に照らして，その物の製造方法によって物を特定することも許され，法３６条６項２号にも反しないと解される。／そして，そのような事情が存在する場合には，その技術的範囲は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，『物』一般に及ぶと解釈され，確定されることとなる。」
- 「ところで，物の発明において，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合，このような形式のクレームは，広く『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』と称されることもある。前記アで述べた観点に照らすならば，上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには，『物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき』（本件では，このようなクレームを，便宜上『真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』ということとする。）と，『物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき』（本件では，このようなクレームを，便宜上『不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』ということとする。）の２種類があることになるから，これを区別して検討を加えることとする。そして，前記アによれば，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，『特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物』と解釈されるのに対し，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の技術的範囲は，『特許請求の範囲に記載され53た製造方法により製造される物』に限定されると解釈されることになる。／また，特許権侵害訴訟における立証責任の分配という観点からいうと，物の発明に係る特許請求の範囲に，製造方法が記載されている場合，その記載は文言どおりに解釈するのが原則であるから，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると主張する者において『物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難である』ことについての立証を負担すべきであり，もしその立証を尽くすことができないときは，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであるものとして，発明の技術的範囲を特許請求の範囲の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相当である。」